¿Estás preocupado porque has publicado un paper y piensas que ya no podrás patentar el resultado de tu proyecto de investigación aplicada? En este artículo te contaremos qué es el periodo de gracia a favor del inventor. Además, te daremos algunas recomendaciones para que logres tus objetivos de investigar, publicar y patentar.
Investigación y patentes
A raíz de la Ley N° 30220, Ley Universitaria y de los criterios establecidos por SUNEDU para otorgar el licenciamiento o autorización de funcionamiento a las universidades peruanas, estas se vieron en la necesidad de contar con una Política o Reglamento de Propiedad Intelectual. Asimismo, cada vez más universidades cuentan con una oficina encargada de atender los temas relacionados a la Propiedad Intelectual. Esto, entre otros motivos, ha coadyuvado a que la actividad de las universidades peruanas en materia de patentes haya aumentado en los últimos años. Lamentablemente, en el caso de los Institutos Públicos de Investigación (IPIs), aún falta generar instrumentos de política pública para fortalecer sus capacidades de investigación y de protección y gestión de la Propiedad Intelectual.
En este contexto, las patentes constituyen un indicador importante no solo para medir el nivel de innovación y competitividad de los países, sino también para medir el progreso de las universidades en materia de investigación científica. Sin embargo, la importancia no radica únicamente en el posicionamiento o reconocimiento institucional. La obtención de una patente también sirve al investigador que ha desarrollado el invento, pues contar con una patente de invención o modelo de utilidad es uno de los criterios a considerar para la calificación como investigador a cargo del CONCYTEC[1].
Sin embargo, en la actualidad aún falta mucho por trabajar en materia de Propiedad Intelectual. Se debe reforzar la sensibilización sobre el sistema de patentes en los investigadores del país.
Como parte del proceso para identificar el potencial patentable de un proyecto, algunos investigadores nos han comentado que el resultado de la investigación ya fue publicado hace algunos años en alguna revista científica. Ello lamentablemente impide la obtención de una patente, como veremos en adelante.
En otros casos, nos encontramos con investigadores que han perdido el interés en patentar. Ello se debe a que han publicado recientemente un artículo científico, pues consideran que ya no es posible acceder a la patente por falta de novedad. Esta idea es entendible y correcta, hasta cierto punto. Sucede que muchos investigadores no saben que existe un periodo de gracia a favor del inventor que permite obtener una patente, a pesar de haber publicado los resultados de su investigación.
La novedad: Uno de los requisitos para obtener una patente
Para que una invención sea patentable, debe cumplir con los siguientes requisitos:
1) Novedad. La invención no debe ser parte del dominio público.
2) Nivel Inventivo. La invención no debe resultar obvia o evidente del estado de la técnica precedente.
3) Aplicación industrial. La invención tiene el potencial de ser utilizada o producida en la industria.
Adicionalmente, se debe presentar una descripción clara y completa de la invención, de modo que un especialista en la materia pueda replicarla.
La Novedad es el primer requisito a analizar por parte del examinador. Una invención es nueva si es que no existe en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprende todo lo que se ha puesto a disposición del público por cualquier medio. Por ejemplo, lo que se ha divulgado a través de publicaciones, eventos, lo que existe en el mercado, etc., en cualquier país del mundo (no solo en el país en donde se desarrolló el invento).
En consecuencia, para cumplir con el requisito de novedad, la invención no debe haber sido divulgada, de ninguna manera, antes de la solicitud de patente. Si fue divulgada, pierde la novedad y, por ende, al no cumplir con uno de los requisitos de patentabilidad, no podrá ser patentada.
Por ello, en los proyectos de desarrollo tecnológico o investigación aplicada, que tienen como objetivo llevar un producto o tecnología al mercado, se debería evitar divulgar el invento antes de solicitar la patente. En otras palabras, la regla general es: Primero solicitar la patente y después divulgar la invención.
La excepción: Periodo de gracia a favor del inventor en materia de patentes
Como hemos visto, es común que los investigadores, principalmente de universidades y centros de investigación, divulguen los resultados de sus investigaciones como parte de sus actividades académicas o profesionales. Muchas veces la divulgación se da a través de tesis, conferencias, artículos científicos, etc.
Entonces, si divulgaron su invento ¿Ya no podrán patentarlo?. Si esto te ha pasado a ti y pensaste que era el fin del mundo, te contamos que aún podrías tener una oportunidad. Sucede que existe una excepción a la regla general: Un periodo de gracia a favor del inventor.
El artículo 17 de la Decisión 486[2] contiene la respuesta. Esta disposición establece que para efectos de determinar la patentabilidad no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud, o la fecha de prioridad si fuera el caso, si es que dicha divulgación proviene de:
a) El inventor o su causahabiente;
b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,
c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.
En dicho sentido, si el inventor realizó la divulgación dentro del año previo a la solicitud de patente, dicha divulgación es considerada “inocua”. Es decir, no afectará los requisitos de patentabilidad.
Un ejemplo: Si un investigador publicó un artículo sobre el invento el 26 de enero de 2021, tiene 12 meses, contados desde la fecha de dicha publicación, para solicitar una patente, sin que se la denieguen por falta de novedad (por la publicación previa). Ese es el periodo de gracia de 12 meses a favor del inventor.
Para que se reconozca el periodo de gracia es necesario que el inventor lo invoque al momento de solicitar la patente. La figura no aplica de manera automática.
El periodo de gracia permitiría que un inventor obtenga una patente, a pesar de haber publicado en los 12 meses previos a la solicitud de patente.
Reflexiones finales sobre el periodo de gracia en materia de patentes
Sin embargo – sobre todo cuando se busca exportar y patentar en otros países- es mejor ser prudente y seguir la regla general (evitar divulgar antes de solicitar la patente). Solo se debería aplicar el periodo de gracia en último de los casos. Esto se debe a que no todos los países consideran el periodo de gracia. Antes de presentar una solicitud de patente en otros países, se recomienda indagar previamente si reconocen esta figura. De ser así, se debería consultar también cuál es el periodo reconocido (En algunos países es de 6 meses).
Asimismo, se recomienda tomar las medidas necesarias para resguardar la novedad de la invención, antes de solicitar la patente. Para estos efectos resulta útil la suscripción de acuerdos de confidencialidad antes de compartir información sobre el invento con proveedores, posibles inversionistas etc.
Dentro del ámbito académico, si es necesario sustentar una tesis antes de solicitar una patente, es recomendable consultar el Reglamento de Propiedad Intelectual de la universidad. Sería pertinente consultar si reglamento prevé la sustentación de tesis en reserva, lo cual evita afectar la novedad de una posible futura patente.
Por otro lado, en el ámbito del emprendimiento o startups, en caso postules a programas de financiamiento, incubación, aceleración o inversión, es preferible presentar la idea o plan general. En la medida de lo posible, es preferible evitar dar muchos detalles del invento que a futuro podría patentarse.
En cualquiera de los casos, de ser imprescindible divulgar el invento antes de solicitar la patente, además de aplicar el periodo de gracia, se podría analizar la posibilidad de solicitar un Certificado de Protección. Esta figura coadyuva al resguardo de la fecha preferente (por el periodo de 1 año).
Es importante que el investigador cuente con la asesoría especializada para definir la estrategia de protección en cada caso. Ello permitirá lograr los objetivos de investigar, publicar y patentar., en el orden que corresponda, sin que una actividad afecte a la otra.
Referencias
Algunos enlaces sobre el marco legal para investigar, publicar y patentar.
[1] Reglamento de calificación, clasificación y registro de los investigadores del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – reglamento RENACYT: https://portal.concytec.gob.pe/images/renacyt/reglamento_renacyt_version_final.pdf
[2] Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial: https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/02.++01-Decision486.pdf/d5223fc0-59f6-4c3a-b8f3-e960b9eca11e
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