¿Tienes un invento que deseas proteger? ¿Sabes qué es un análisis de patentabilidad, por qué y cuándo realizarlo? Un análisis de patentabilidad es, en términos generales, un estudio que contiene una opinión técnica sobre la viabilidad que tiene un invento para ser patentado. Se suele realizar antes de presentar una solicitud de patente ante la autoridad competente, a efectos de conocer la probabilidad de éxito de la solicitud.
A veces por desconocimiento, se encarga realizar este análisis para creaciones que escapan al ámbito de las patentes (por ejemplo, programas informáticos, diseño de productos) en donde no corresponde hacer este estudio. En otros casos, hemos visto que el propio inventor ya divulgó el invento hace algunos años y por ende perdió novedad. Por ello, a continuación te explicamos en qué consiste el análisis, sus beneficios y en qué casos amerita realizarlo. Con ello esperamos ayudarte a tomar decisiones efectivas en el camino hacia la protección de tu invento.
1. PATENTE Y REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
La patente es el título de propiedad otorgado por el Estado, el cual permite explotar de manera exclusiva un invento en un territorio y por un plazo determinado. Es una suerte de recompensa por el tiempo, esfuerzo y dinero invertido en el invento. A cambio de dicha recompensa, se debe divulgar el invento para que sea conocido por todos. Un invento es una solución técnica a un problema técnico en cualquier campo del conocimiento.
Existen dos tipos de patente: La patente de invención y el modelo de utilidad.
La Patente de Invención es el título que recae sobre productos o procedimientos que tienen un gran peso inventivo. Por ejemplo, un compuesto químico podría protegerse a través de una patente de producto. Asimismo, el proceso para obtener el compuesto químico podría protegerse a través de una patente de procedimiento. Tiene un periodo de protección de 20 años.
Los requisitos con los que debe cumplir la invención son los siguientes:
- Novedad: No se debe haber divulgado el invento antes de la presentación de la solicitud. El invento debe ser nuevo a nivel mundial.
- Nivel inventivo: No debe ser deducible o evidente para una persona con conocimientos técnicos medios en el campo técnico[1].
- Aplicación industrial: El invento debe poder ser producido o utilizado en alguna industria o actividad productiva.[2].
La Patente de Modelo de Utilidad protege inventos que consisten en objetos que han sido adaptados o modificados y tienen una ventaja técnica. Por ejemplo, una máquina de café con una adaptación o mejora para servir una mayor cantidad de vasos en menor tiempo. Tiene un periodo de protección de 10 años.
Los requisitos con los que debe cumplir el invento son los siguientes:
- Novedad: No se debe haber divulgado el invento antes de la presentación de la solicitud. El invento debe ser nuevo a nivel mundial.
- Ventaja técnica: La modificación o adaptación realizada debe generar alguna ventaja o efecto técnico que antes no tenía.
2. ¿QUÉ ES UN ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD?
Algunos lo denominan “Análisis de viabilidad” o “Análisis de factibilidad”. Más allá de la denominación que se utilice, lo importante es que este estudio comprende, en términos generales, lo siguiente:
- Estudio de la información sobre el invento que se desea patentar a efectos de tenerlo claramente identificado. Esto es muy importante, ya que de ello dependerá el diseño de la estrategia de búsqueda.
- De acuerdo a la estrategia diseñada (que incluye la identificación de las palabras clave, clases y subclases de la Clasificación Internacional de Patentes – CIP, entre otros), se realiza una búsqueda profunda para conocer el estado de la técnica a nivel mundial relacionado al invento materia de análisis. Es como tomar una fotografía del panorama tecnológico actual que rodea al invento. Esto permite saber cuáles serían las tecnologías más cercanas o similares al invento de interés y compararlos.
- Sobre la base del estado de la técnica identificado, se compara el objeto de estudio con las tecnologías más cercanas. A partir de este análisis comparativo, se evalúa si el invento cumpliría con los requisitos de patentabilidad de acuerdo a la normativa. A partir de ello se opina si el invento sería patentable o no.
En síntesis, este estudio implica una búsqueda en bases de datos de patentes y publicaciones científicas para identificar las tecnologías más cercanas al invento materia de análisis, a fin de compararlos y opinar si este último cumpliría con los requisitos de patentabilidad (ya sea para la obtención de una patente de invención o modelo de utilidad).
Existen diversas bases de datos gratuitas y algunas de pago, útiles para realizar un estudio de este tipo. Algunas de las bases de datos gratuitas son PATENTSCOPE, ESPACENET, USPTO, Google Patents, entre otros.
Para realizar este estudio es importante contar con conocimientos en patentes y, de preferencia, experiencia en el manejo de la CIP, uso de diferentes bases de datos de patentes, diseño de estrategia de búsqueda acorde a cada caso, análisis de acuerdo a los requisitos legales, etc.
3. PASOS PREVIOS AL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD
A continuación, presentamos un par de pasos que podrías seguir antes de realizar un análisis de patentabilidad.
Paso 1: Identifica si lo que deseas proteger sería una creación inventiva
Como se ha visto, el ámbito de la patente está mayormente relacionado con las creaciones de carácter técnico, científico y tecnológico. Si lo que deseas proteger es un logotipo, programa informático, apariencia de un envase u otros, entonces estarías fuera del campo de la patente y no correspondería hacer este análisis. En dichos casos, lo que correspondería sería una marca, un derecho de autor y un diseño industrial, respectivamente.
Paso 2: Identifica si has divulgado el invento
Como también se ha señalado, uno de los requisitos de la patente es la novedad, es decir el invento a proteger debe ser nuevo a nivel mundial. No se debe haber divulgado por ningún medio, sea conferencia, exposición, tesis, publicaciones, redes sociales, etc., ya sea de manera física o virtual. Si el invento ya fue divulgado, entonces perdió novedad, y en consecuencia, no podrá ser patentado.
Sin embargo, de acuerdo al artículo 17 de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, existe una excepción a favor del inventor conocida como “periodo de gracia” o “divulgación inocua”. Esto significa que, si el propio inventor divulgó el invento dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente, la divulgación realizada no será considerada en su contra (será inocua) y no afectará la novedad. Sin embargo, esto aplica en algunos países y el plazo es variable de acuerdo a cada legislación. Para mayor información sobre este tema, revisa nuestro artículo: https://kuoip.com/investigar-publicar-y-patentar-el-periodo-de-gracia-del-inventor/
En consecuencia, si aquel invento que deseas proteger (por ejemplo un procedimiento, equipo, herramienta, dispositivo o alguna otra creación) ya ha sido divulgado hace más de 1 año, entonces ya perdió uno de los requisitos de patentabilidad que es la novedad. Por ende, no podrás patentarlo en Perú ni en los países en donde el periodo de gracia sea de 1 año.
Paso 3: Realiza el análisis de patentabilidad y recibe asesoría
Si has identificado que lo deseas proteger es una solución técnica desarrollada que aún no has divulgado (o has divulgado y estás dentro del periodo de gracia), entonces es pertinente realizar el análisis de patentabilidad.
Si no estás familiarizado con la materia de patentes o consideras que no tienes la suficiente experiencia, es recomendable que cuentes con asesoría especializada[3]. Recuerda que esta opinión será un insumo relevante para decidir si inviertes en un procedimiento de patente o no.
Además, se debe tener en cuenta que este análisis debería ser parte de una estrategia integral de protección de la Propiedad Intelectual. Una estrategia que prevea otras alternativas de protección y recomendaciones en caso el invento no tenga potencial patentable.
4. ¿POR QUÉ REALIZAR UN ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD?
El procedimiento administrativo para la obtención de una patente ante INDECOPI, incluye una etapa denominada examen de fondo. En dicha etapa, es decir aproximadamente en el segundo año contado a partir de la presentación de la solicitud, el examinador de INDECOPI[4] evaluará si se cumplen los requisitos de patentabilidad. En caso encuentre algún antecedente idéntico o similar al invento, que considere relevante, emitirá un informe técnico concluyendo que el invento no cumple con novedad o nivel inventivo.
Es decir, si presentas directamente la solicitud de patente ante INDECOPI, sin evaluar previamente el potencial patentable, te tomará 2 años aproximadamente para enterarte que el invento no cumplía con los requisitos de patentabilidad.
Por ello, es recomendable realizar el análisis antes de presentar la solicitud de patente ante INDECOPI, a fin de saber con anticipación si el invento tiene viabilidad para alcanzar una patente o no. En este sentido, el resultado del análisis puede dar lugar a 3 escenarios:
- Si el resultado es favorable, sabrás que hay probabilidades de éxito. Por ende, es probable que decidas presentar la solicitud ante INDECOPI. Aunque existen otros factores que también pueden incidir en la decisión de patentar, tales como el presupuesto, la caducidad de la tecnología, etc.
- Si el resultado no es favorable, es decir existe poca probabilidad de éxito, entonces podrás decidir a tiempo evitar invertir tu esfuerzo y dinero en un procedimiento que sería infructuoso.
- Si el resultado indica que el nivel inventivo se vería afectado por la existencia de otras tecnologías parcialmente similares, sabrás en qué consisten puntualmente esas semejanzas. A partir de ello, de ser posible, podrías modificar parcialmente el invento a fin de alejarlo de los antecedentes encontrados y así tratar de superar la falta de nivel inventivo a tiempo. Con ello podrás fortalecer el documento técnico a elaborar, antes de presentarlo ante INDECOPI.
Además, gracias a la identificación del estado de la técnica, tendrás una idea más clara sobre cuál sería tu competencia directa en el campo tecnológico de interés.
5. ¿EN QUÉ CASOS REALIZARLO?
Como hemos dicho, el examinador del INDECOPI analizará si el invento cumple con los requisitos de patentabilidad en la etapa de examen de fondo, que es parte del procedimiento administrativo para la obtención de la patente. Sin embargo, es posible y recomendable, realizarlo antes del inicio del procedimiento. A continuación algunos casos:
- Cuando tienes una solución técnica desarrollada, que quieres comercializar, y consideras que es probable que sea copiada por terceros si no la proteges. En caso aún no tengas clara o definida la solución técnica, entonces no es momento de realizar el análisis. En caso identifiques en tu proyecto, dos o más elementos novedosos (por ejemplo un producto y un procedimiento), entonces habría que realizar un análisis para cada uno.
- Si vas a presentar una solicitud de patente nacional o internacional PCT (en el marco del Patent Cooperation Treaty), y no has hecho el análisis previo, es recomendable hacerlo antes de la presentación.
- En caso vayas a postular a un fondo concursable para el financiamiento de algún proyecto de investigación aplicada o desarrollo tecnológico, de acuerdo a las bases, podría requerirse como hito del proyecto, la presentación de por lo menos un análisis de viabilidad. Revisa bien las bases y determina en qué momento de la ejecución del proyecto deberás presentarlo.
6. TE ASESORAMOS
Esperamos que con lo expuesto tengas un mayor entendimiento sobre la importancia de realizar un análisis de patentabilidad y cómo este estudio ayuda a la toma de decisiones efectivas y oportunas antes de presentar una solicitud de patente.
Si deseas que nos encarguemos del análisis de patentabilidad de tu invento o necesitas mayor información, contáctanos para coordinar una cita: https://kuoip.com/contacto/
[1] Adaptado de INDECOPI (2017). Guía de patentes para investigadores. Primera edición.
[2] Adaptado de INDECOPI (2017). Guía de patentes para investigadores. Primera edición.
[3] También es importante analizar si la creación califica como invento o si es un invento no patentable. Sin embargo, ello no es materia de la presente nota.
[4] Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
